Право на коммерческое обозначение — нюансы

Чтобы выделиться на фоне конкурентов, компания использует уникальное название и собственную символику. Право на фирменное наименование и коммерческое обозначение регулируется Гражданским кодексом РФ (глава 76). Они обозначаются как средства индивидуализации и используются с целью отличить продукцию и услуги конкретного предприятия.

Определения

Фирменное наименование — это название, под которым юридическое лицо осуществляет какую-либо деятельность. Данное средство индивидуализации появляется у организации в первую очередь. Состоит оно из двух частей:

указание организационно-правовой формы (ООО, ЗАО, ПАО и т. д.);
название компании (например, «Газпром», «МТС», «Металлсервис»).

В соответствии с ГК РФ, компания может использовать полное или сокращённое название, а также зарегистрировать наименование на иностранном языке.

Коммерческое обозначение — это маркетинговое определение, которое не является фирменным наименованием, но также используется для выделения коммерческих и промышленных предприятий, их товаров и услуг.

В чём разница?

Хотя эти понятия схожи между собой, не стоит путать фирменное наименование и коммерческое обозначение. Отличия между ними таковы:

Фирменное наименование регистрируется в государственных органах, используется в учредительных документах и при создании нового юридического лица, обозначение — нет.
Компания может не использовать коммерческое обозначение (иногда его даже не включают в учредительные документы), однако название у неё должно быть обязательно.
Наименование характеризует тип предприятия и, как правило, используется в отношениях с партнёрами, при заключении договоров и т. д. Коммерческое обозначение же применяется для индивидуализации предприятия и фигурирует в рекламе, на вывесках и самой продукции.
Право на коммерческие знаки можно передать другому лицу, а право на официальное название фирмы — нет.
Владельцами фирменного наименования могут быть только коммерческие организации (товарищества, хозяйственные общества, муниципальные и государственные предприятия). Круг субъектов, которые могут использовать коммерческое наименование, значительно шире. Сюда входят любые юридические лица (в т.ч. и некоммерческие организации), а также ИП.

Чаще всего данные средства индивидуализации совпадают, но иногда компании используют отличные друг от друга фирменное наименование и коммерческое обозначение. Пример: ООО «Золотой лебедь» и сеть магазинов «Домовёнок». При этом одно юридическое лицо может использовать в своей деятельности несколько таких «неофициальных» названий.

Когда возникает право на фирменное наименование и коммерческое обозначение

Название компании в обязательном порядке регистрируется в государственных органах одновременно с добавлением юридического лица в базу налоговой. Отдельной процедуры для этого не предусмотрено.

Стоит подчеркнуть, что сотрудники налоговой службы не проверяют уникальность фирменного наименования — то есть существует риск появления нескольких компаний с одинаковыми названиями. Право на это средство индивидуализации возникает при регистрации, а прекращается после ликвидации фирмы или официальной смены наименования.

Что касается коммерческого обозначения, то здесь всё иначе. Оно не включается ни в учредительные документы, ни в реестр юр. лиц. На него распространяется исключительное право, которое возникает в момент его первого реального использования. Регистрация при этом не нужна. Действие исключительного права прекращается, если владелец нигде не использует обозначение более 1 года.

Подтверждение права на коммерческое обозначение

В случае возникновения споров желательно, чтобы владелец компании имел документальное подтверждение факта использования того или иного знака. В качестве доказательства могут выступать любые бланки, товары или рекламные материалы, на которых оно было указано.

При этом нужно учитывать, что не любая вывеска или название магазина подходят под данное определение. Чтобы определённый знак мог считаться коммерческим обозначением, он должен обладать достаточной способностью выделять компанию среди конкурентов, а также быть известен на определённой территории.

Требования

Гражданский кодекс выдвигает ряд требований к выбору фирменного наименования и коммерческого обозначения. Так, в ст. 1473 указано, что юр. лицо должно иметь 1 полное и 1 сокращённое название на русском языке. Если компания использует иностранное название, оно должно быть записано в двух вариантах (оригинальный и транскрипция).

В этой же статье ГК РФ приводится список элементов, которые не могут быть частью фирменного наименования. К ним относятся:

Сокращённые или полные названия других государств, а также производные от них слова.
Официальные названия российских государственных органов (как полные, так и сокращённые).
Наименования различных общественных объединений, а также межправительственных и международных организаций разного уровня.
Слова и обозначения, которые противоречат общественным интересам, принципам морали и гуманности.

Также в законе есть оговорка касательно упоминания принадлежности к России или субъектам РФ. Использовать в своём названии страну могут государственные унитарные предприятия, а также компании, которые получили соответствующее разрешение. При отзыве лицензии организация должна в течение 3 месяцев внести соответствующие поправки в текст учредительных документов.

Если фирменное наименование не соответствует описанным требованиям, орган, выполняющий регистрацию юридических лиц, может предъявить компании иск и заставить изменить его в принудительном порядке.

Требования к коммерческим обозначениям указываются в ст. 1538 и ст. 1539 ГК РФ. Для того чтобы тот или иной знак можно было отнести к подобным средствам индивидуализации, должны быть соблюдены такие условия:

Достаточные различительные признаки, способность реально идентифицировать организацию и её товары/услуги.
Локальная известность. То есть использование предпринимателем определённого знака должно быть известно потребителям в пределах некой территории.
Коммерческое обозначение не может дублировать фирменное наименование.

На что стоит обратить внимание? В качестве коммерческого обозначения не могут выступать общеупотребительные названия товаров и услуг («Продукты», «Парикмахерская»).

Также право интеллектуальной собственности не будет распространяться на элементы, которые как-либо характеризуют продукцию предприятия, её качество, место производства или сбыта.

То есть коммерческим обозначением не могут быть такие названия, как «Самый быстрый Интернет» или «Шерстяные платки из Оренбурга».

Ещё одно ограничение — запрет названий, которые вводят потребителей в заблуждение касательно принадлежности фирмы определённому лицу. То есть оно не должно быть слишком похожим на средства индивидуализации других компаний. В соответствии с ГК РФ, лицо, нарушившее данное правило, обязано по требованию владельца прав прекратить использовать данный знак и возместить убытки.

Коммерческое обозначение может применяться для идентификации нескольких предприятий. Однако одно предприятие не может использовать несколько таких знаков. Их также можно не употреблять в учредительных документах и при регистрации компании.

Передача прав

В отличие от названия фирмы право на её коммерческое обозначение может перейти к другому лицу — например, при аренде, продаже предприятия или в порядке универсального правопреемства.

Что важно — оно переходит к новому владельцу только в составе организации, для которой оно используется.

Также нужно отметить, что если одно и то же обозначение используется для нескольких предприятий, при передаче права другому лицу прежний владелец больше не может использовать его.

Соотношение фирменных наименований и коммерческих обозначений

Ответ на этот вопрос содержится в ст. 1476 и ст. 1541 Гражданского кодекса. Согласно законодательству, право на фирменное наименование субъекта и коммерческое обозначение существуют независимо друг от друга.

Что это значит? Владелец может использовать официальное название организации или его отдельные элементы в других средствах индивидуализации (коммерческое обозначение, товарный знак и т. д.).

Однако все эти объекты интеллектуальной собственности охраняются отдельно друг от друга.

Ответственность

Что грозит компаниям, которые незаконно используют чужое название или обозначение? Юридические лица, нарушившие права на данные средства индивидуализации, могут быть ликвидированы в судебном порядке либо оштрафованы на 1-15 % от общей выручки за реализацию товаров с чужим знаком (но не менее 100 тыс. руб.).

Коммерческое обозначение

1. Понятие коммерческого обозначения

Коммерческое обозначение — это средство индивидуализации предприятия, ставшего известным на определенной территории при осуществлении предпринимательской деятельности. Такое определение не закреплено в Гражданском кодексе, но отражает основные признаки рассматриваемого понятия. Кроме того, понятие коммерческого обозначения можно охарактеризовать с помощью следующих признаков:

объектом индивидуализации является предприятие, под которым в ст.132 ГК РФ понимается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие включает земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права и долги. Примерами предприятий являются торговые павильоны, кафе, ателье, заводы и т.п. Хотя в законе об этом не сказано, в юридической науке считается, что предприятие должно включать как минимум один объект недвижимости;
коммерческое обозначение используется только в предпринимательской деятельности. Таким образом, не может приобрести права на это средство индивидуализации, скажем, благотворительный фонд.

Часто, чтобы упростить объяснение, приводят пример коммерческого обозначения — вывеску. Отчасти это верно, потому что вывеска — наиболее типичный по своей природе способ внешнего выражения коммерческих обозначений. Вывеска может быть размещена на предприятиях и приобрести известность, стать узнаваемой среди потребителей. Но лишь вывеской рассматриваемое понятие ограничивать нельзя.

2. Фирменное наименование и коммерческое обозначение

Напомним, что в России права признаются на четыре средства индивидуализации: товарные знаки, фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения. Для удобства они представлены на схеме:

Фирменное наименование и коммерческое обозначение являются наиболее близкими средствами индивидуализации. Общее между ними в том, что они используются в предпринимательской деятельности и не индивидуализируют (в отличие от тех же товарных знаков) товары и услуги как таковые.

Более того, во многих странах понятие фирменного наименования более близко к российскому коммерческому обозначению, чем к российскому фирменному наименованию.

Но если говорить применительно к нашей стране, то отличий между этими средствами индивидуализации намного больше, чем сходства:

фирменное наименование подлежит государственной регистрации и включается в ЕГРЮЛ, тогда как коммерческие обозначения не регистрируются (подробнее об этом ниже);
фирменное наименование индивидуализирует коммерческие юридические лица, а коммерческое обозначение — предприятия, которые могут принадлежать любым юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям
исключительное право на фирменное наименование не может быть передано третьим лицам. Напротив, исключительное право на коммерческое обозначение может отчуждаться двумя способами: по договору коммерческой концессии и договору аренды предприятия.

Есть и другие отличия, но они не являются столь важными.

3. Исключительное право на коммерческое обозначение

На все объекты интеллектуальной собственности возникает исключительное право, которое как бы привязывает такой объект к определенному лицу — правообладателю — и одновременно ограждает его от использования третьими лицами. Исключительное право на коммерческое обозначение не является исключением. Его содержание состоит в двух аспектах:

позитивный аспект исключительного права: правообладатель вправе использовать коммерческое обозначение любыми способами, в том числе на вывесках, в Интернете, на документах и в рекламе;
негативный аспект исключительного права: правообладатель вправе запрещать использование средства индивидуализации всем третьим лицам. При использовании без согласия правообладателя права последнего признаются нарушенными и наступает ответственность за нарушение. В частности, правообладатель вправе потребовать от нарушителя прекратить незаконное использование и возместить убытки.

Исключительное право на коммерческие обозначения может принадлежать юридическим лицами, включая некоммерческим, но осуществляющим предпринимательскую деятельность, и индивидуальным предпринимателям. Территория действия права ограничена территорией, на которой обозначение приобрело известность.

4. Регистрация коммерческого обозначения

Регистрация коммерческого обозначения не требуется и не осуществляется ни Роспатентом в реестрах интеллектуальной собственности, ни налоговой в ЕГРП, ни нотариусами, ни какими-либо частными лицами.

Для доказательства возникновения прав на него в суде или антимонопольных органах наиболее ценятся следующие источники: договор на создание и размещение вывески, разработки дизайна (см.

тему «Договоры в авторском праве»), фотографии вывесок, копии документов и рекламных материалов с обозначением, опросы потребителей.

Однако отсутствие регистрации коммерческих обозначений, скорее, недостаток, чем достоинство. На практике наиболее сложный вопрос — это установить момент возникновения исключительного права, от чего в большинстве случаев зависит исход судебного разбирательства.

Поэтому коммерческое обозначение является довольно слабым средством индивидуализации. Для надежной защиты маркетинговых обозначений лучший способ — регистрация товарного знака (регистрация торговой марки).

Помимо формальной определенности, при нарушении прав на товарный знак есть возможность взыскать с нарушителя компенсацию без доказывания размера причиненных убытков.

Авторские права на коммерческие обозначения

Коммерческое обозначение введено в гражданский оборот в качестве полноправного объекта средств индивидуализации только с 01.01.2008. До этого этот термин был известен, пожалуй, только специалистам права и на практике почти не использовался. Хотя возможности его использования были с учетом наличия соответствующих нормативных актов Устава ВОИС, Парижской конвенции и ст.1027 п.1 ГК РФ. Но не было достаточно полного юридического определения этого понятия.

Назначение и статус Использование Практика применения Оформление

Право на коммерческое обозначение - нюансы

Назначение и статус

Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц (ст.1538 ГК РФ). Коммерческому обозначению (КО) предоставляется государственная правовая защита. Правообладатель КО имеет исключительное право на использование данного обозначения и может использовать его на вывесках, бланках, в счетах, на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Естественно, что такое обозначение должно обладать достаточными различительными признаками относительно других средств индивидуализации данной территории.

Использование

Следует особо отметить, что правообладатель КО имеет право его использовать и на товарах, которые ему принадлежат. Такие широкие возможности и удобство применения КО, а также придаваемая ему государственная правовая охрана, предполагают его широкое использование в качестве средства индивидуализации предприятия и, даже, товаров.

В случае использования коммерческого обозначения на товарах имеется в виду, что эти товары произведены на данном предприятии или оно является их правообладателем. Напротив, следует заметить, что товарный знак не может служить средством индивидуализации организации, хотя на практике часто встречаются такие случаи.

Дело в том, что коммерческое обозначение предназначено для индивидуализации организации, а товарный знак для индивидуализации товаров и услуг. Поэтому использование коммерческого обозначения для индивидуализации товаров, как товаров выпущенных на данном предприятии с логической и юридической стороны оправдано.

Напротив, использование товарного знака для индивидуализации предприятия совершенно некорректно, хотя в ряде случаев удобно, в частности, для осуществления недобросовестных маркетинговых манипуляций.

Кроме того КО можно использовать для индивидуализации неограниченного количества товаров и товарных групп, в то время как при регистрации товарного знака указываются определенные товарные группы. Это ещё одно важное преимущество КО.

Практика применения

Несмотря на все преимущества КО, как средства индивидуализации, на практике оно не находит пока достаточно широкого применения. Всё дело в традициях и практическом опыте.

Исторически сложилось так, что в мировой торговле, маркетинговой практике для индивидуализации товаров давно и широко используется товарный знак (в других странах торговая марка). Существует целая индустрия разработки, регистрации и использования товарных знаков.

Более того разработаны целые маркетинговые технологии продвижения товаров через продвижение товарного знака (бренда). Сломать эту практику невозможно, да и не нужно.

Просто, в одних случаях нужно использовать товарный знак, а в других случаях коммерческое обозначение, а иногда и то и другое – в зависимости от ситуации. При этом для малых, а иногда и средних организаций часто достаточно в коммерческом обороте использовать одно КО.

Всё же, несмотря на выше сказанное на практике отмечается рост использования коммерческих обозначений, как средств индивидуализации, прежде всего в среде индивидуальных предпринимателей и малых предприятий.

Однако здесь надо отметить важный факт что, на практике широко применяется практика использования коммерческих обозначений неосознанно или по умолчанию. Организации, даже очень крупные, используют в качестве коммерческого обозначения или часть фирменного наименования или полностью товарный знак или часть товарного знака.

Часто в этих случаях используется та или иная стилизация. По факту имеет место использование коммерческого обозначения. Однако, такое использование, как правило, сопровождается нарушениями. Наиболее частым нарушением является использование нескольких похожих друг на друга обозначений.

По закону же предприятие может иметь только одно КО и, естественно, одного вида. Кроме того оно должно использоваться непрерывно в течение не менее одного года и на определённой территории. Примером упомянутого некорректного использования коммерческого обозначения имеет место в ОАО «ЛУКОЙЛ» (см.: http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2297_.html), где понятия товарного знака (бренда), фирменного стиля смешиваются и имеет место использование части фирменного наименования и/или части товарного знака в качестве коммерческого обозначения. Тут сразу возникает вопрос – «А может ли такое некорректное использование коммерческого обозначения принести ущерб предприятию»? Да может! В ряде случаев Вам могут быть предъявлены претензии по незаконному использованию КО, в ряде случаев могут использовать Ваше КО полностью или частично. И тому есть примеры из юридической практики, см.: ЭЖ-юрист, №21, 2007. В этой статье, в частности, говориться о юридической коллизии – споре о сходности до степени смешения фирменного наименования и коммерческого обозначения. Следует заметить, что ввиду недостаточной юридической проработки положений о коммерческом обозначении, такие судебные споры сложны, а решения неоднозначны.

Оформление

Разрешением возможных спорных вопросов, связанных с коммерческим обозначением, может служить его правильное оформление.

Несмотря на то, что коммерческие обозначения не подлежат государственной регистрации, необходимо правильно решить вопросы возникновения (разработки) КО, возникновения на него прав собственности, введение в хозяйственный оборот, постановку на бухгалтерский учет в качестве нематериального актива и других. При правильном решении этих вопросов большинство судебных споров будут решены в пользу правообладателя КО. В частности во многих случаях, особенно для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий целесообразно проводить дополнительную регистрацию КО в независимых организациях. При такой регистрации следует особое внимание уделить фиксации факта передачи авторских прав правообладателю КО.

Нашими специалистами разработаны методики юридически корректного введения КО в хозяйственный оборот. В частности предприниматели могут зарегистрировать своё коммерческое обозначение в специальном каталоге в данном разделе сайта. Такая регистрация подтвердит существование Вашего коммерческого обозначения на данное время за данным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, а также исключительные права на само обозначение. Этим самым упрощается процедура корректного введения КО в хозяйственный оборот, что особенно удобно для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Регистрация в каталоге формирует необходимую доказательную базу для подтверждения исключительного права на коммерческое обозначение в различных хозяйственных спорах.

Для регистрации авторских прав на коммерческие обозначения, слоганы, фирменный стиль перейдите на главную страницу раздела и нажмите одну из кнопок «Самостоятельно» или «Через администрацию».

Как доказать права на коммерческое обозначение, если осуществляешь деятельность Интернет магазина

Как и для индивидуализации обычных магазинов, так и для индивидуализации Интернет магазинов могут использоваться различные обозначения (словесные, комбинированные, изобразительные), с помощью которых продавцы стремятся привлечь внимание покупателей и выделиться среди конкурентов. Данные обозначения размещаются непосредственно на сайтах в виде, так называемых, логотипов или если в обозначении есть словесный элемент, то такой элемент может входить в состав доменного имени.

При этом не все хозяйствующие субъекты регистрируют данные обозначения в качестве товарных знаков, в связи с чем встает вопрос, касающийся того, каким образом лицо, использующее, так называемый, логотип, может защитить свои права, в том случае если конкуренты начнут использовать тождественное или сходное до степени смешения обозначение в отношении однородной деятельности.
Применительно к обозначениям, которые не зарегистрированы в качестве товарного знака или не являются фирменными наименованиями юридического лица, и используются лицами, осуществляющими коммерческую деятельность, законодателем введено понятие – коммерческое обозначение.
В силу подпункта 16 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) коммерческим обозначениям на территории Российской Федерации предоставляется правовая охрана.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.
Согласнопункту 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Кроме того, в пункте 177 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.

2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) указано, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее).

Право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории после 31 декабря 2007 года (независимо от того, когда употребление обозначения началось).
Таким образом, права на коммерческое обозначение возникают у лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, и подлежат охране при выполнении следующих условий:
— обозначение обладает достаточными различительными признаками;
— его употребление является известным в пределах определенной территории;
— использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.
При этом в пункте 178 Постановления № 10 указано, что по смыслу пункта 2 статьи 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.
Стоит отметить, что до введения в действие в 2008 году части четвертой ГК РФ, коммерческое обозначение упоминалось только в главе 54 ГК РФ, посвященной регулированию договора коммерческой концессии.

Так, в статье 1027 ГК РФ (в редакции от 26.01.

1996) указано, что по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или)коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав – товарный знак, знак обслуживания и т.д.

При этом до введения в действие части Кодекса, регулирующей отношения, возникающие в сфере интеллектуальной собственности, законодатель не давал определения тому, что является коммерческим обозначением, каким оно может быть, и каким образом оно охраняется.
Сделав небольшой экскурс в историю возникновения в российском законодательстве коммерческого обозначения, как самостоятельного средства индивидуализации, я хотел бы вернуться к теме статьи.
Например, индивидуальный предприниматель осуществляет свою коммерческую деятельность посредством продажи одежды через Интернет магазин.

Для индивидуализации Интернет магазина использует комбинированное обозначение, обладающее достаточными различительными признаками, не зарегистрированное в качестве товарного знака. Кроме того, словесный элемент комбинированного обозначения используется в качестве доменного имени, которое адресует к Интернет магазину.

При этом у предпринимателя нет как такового имущественного комплекса в виде офиса или склада, поскольку он ведет свою деятельность из дома, принимая заказы, приобретая заказанные товары у поставщиков и, направляя их клиентам курьерской службой.
В какой-то момент предприниматель выясняет, что появился конкурент, который скопировал данное обозначение, использует его при осуществлении однородной деятельности на своем Интернет ресурсе.
В данной связи возникает вопрос, каким образом предпринимателю защитить свое право на используемое им обозначение, при условии, что оно не зарегистрировано в качестве товарного знака.
Как следует из общего правила, связанного с рассмотрением дел о защите прав интеллектуальной собственности, на истце лежит бремя доказывания наличия исключительного права на объект интеллектуальной собственности или средство индивидуализации, а также факт его незаконного использования ответчиком.

Если говорить о доказательствах факта незаконного использования, то с ними все достаточно ясно, и к описанной мной ситуации могут быть применимы такие доказательства, как адвокатский запрос, протокол нотариального осмотра сайта, контрольная закупка и иные. Затем истцу нужно будет доказать, что обозначение, использовано ответчиком в отношении однородной с истцом деятельности, а также сходно до степени смешения с обозначением, в защиту прав на которое обратился истец.

Однако в отношении коммерческого обозначения не такая уж простая задача доказать наличие у истца исключительного права на него, и вот почему.

Для того, чтобы доказать факт существования исключительного права истца на коммерческое обозначение истцом должны быть представлены доказательства наличия достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления истцом данного коммерческого обозначения на определенной территории, а также факт использования истцом данного обозначения для индивидуализации принадлежащего ему предприятия (в смысле статьи 132 ГК РФ).

Наличие вышеназванных условий устанавливается судом на основании документов, подтверждающих фактическое использование обозначений для индивидуализации предприятия.

При этом лицом, обратившимся в защиту исключительного права на коммерческое обозначение, должна быть доказана совокупность вышеназванных условий, в случае недоказанности хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

Как мы видим перечень обстоятельств, которые должен доказать истец в части наличия у него исключительного права, по данной категории споров достаточно обширный, в отличии от защиты права на товарный знак, где для того, чтобы доказать наличие права достаточно представить суду свидетельство о регистрации прав на товарный знак.

Начнем разбираться по порядку с тем, что нам нужно, чтобы доказать права на коммерческое обозначение:

наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения. Допустим, что у истца достаточно оригинальный логотип, разработанный дизайнером, являющийся комбинированным обозначением, содержащим как словесные, так и изобразительные элементы, причем словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом с особенными стилистическими элементами, в связи с чем мы приходим к выводу, что такое обозначение обладает различительными признаками;
известность употребления истцом данного коммерческого обозначения на определенной территории.Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории, и другие подобные сведения.
дата начала использования истцом коммерческого обозначения. Она может быть подтверждена, например, датированными документами, на которых выполнено коммерческое обозначение;
факт использования истцом коммерческого обозначения для индивидуализации принадлежащего ему предприятий (в смысле статьи 132 ГК РФ).

Казалось бы, все хорошо, но какое предприятие принадлежит истцу? Ведь истец не производит автомобили, не строит самолеты, не занимается деревообработкой, и даже не имеет своего маленького свечного заводика под Самарой, о котором мечтал персонаж романа «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова – Отец Федор. В глазах рядового обывателя, обычно под предприятием понимается, что-то грандиозное, колоссальное, как минимум Челябинский трубопрокатный завод или Уралвагонзавод.

А что у истца? Всего-то рядовой Интернет-магазин, в котором он сам себе руководитель, бухгалтер, продавец и курьер, а речи о чем-то масштабном и не идет.

Так, что же теперь он не может быть обладателем права на коммерческое обозначение?

Мне, почему-то, сразу вспоминается фраза из культового телефильма «Место встречи изменить нельзя», где главный герой Глеб Жеглов в исполнении Владимира Высоцкого говорит следующую фразу: «Вы что ж думаете товарищ Тараскин. Если он не слесарь, а культовый служитель, то ему в нашей стране правозащита не гарантирована?».

Для того, чтобы разобраться в вопросе есть ли у индивидуального предпринимателя какое-либо предприятие, для индивидуализации которого он использует свое обозначение, необходимо обратиться к норме Кодекса, в которой дается определение предприятию.
В соответствии с пунктом 1 статьи 132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.
В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором (абзац второй пункта 2 статьи 132 ГК РФ).
Закон не устанавливает каких-либо требований к составу элементов имущественного комплекса для цели отнесения его к предприятию.

Аналогичная правовая позиция нашла свое отражение в решение Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2018 по делу № СИП-297/2018.

В соответствии с положениями статьи 128 ГК РФ объектами гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Учитывая, что информационная технология имеет определенную ценность и может быть предметом сделки, доменное имя, право его администрирования, следует квалифицировать как имущественное право, заключающееся в возможности лица, зарегистрировавшего доменное имя, разместить в сети Интернет информационный ресурс, доступ к которому осуществляется пользователем сети Интернет путем набора определенных символов, составляющих доменное имя. (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2019 № А40-173311/18).

На основании вышеизложенного, учитывая характер, осуществляемой предпринимателем деятельности, можно сделать вывод о том, что истец использует обозначение для индивидуализации своего предприятия, поскольку обладает имущественным правом на доменное имя, у него в ходе совершения сделок по купле/продаже товара возникает право на товары, которыми он торгует, он использует оборудование, к примеру, компьютер.

Таким образом, подводя итог данной статьи, мы приходим к выводу, что право на коммерческое обозначение может возникнуть у любого лица, осуществляющего коммерческую деятельность, вне зависимости от сферы его деятельности и размера организации. Однако по вопросам, связанным с защитой данного права и сбором доказательств, лучше обращаться к профессионалам.

Источник: https://zuykov.com/ru/about/articles/2019/07/23/kak-dokazat-prava-na-kommercheskoe-oboznachenie-es/

Право на коммерческое обозначение

Коммерческое обозначение – новое для Российской Федерации средство индивидуализации, появившееся в связи с принятием четвертой части Гражданского кодекса. Оно выделяет из множества других торговые, промышленные и иные предприятия.

Для начала нужно обратить внимание на понятие предприятий в гражданском праве РФ. Они являются объектами прав (см. ст. 132 ГК РФ).

Так, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю могут принадлежать, например, магазины или заводы, которые тоже можно индивидуализировать, используя коммерческое обозначение.

При этом не следует их путать с государственными и муниципальными унитарными предприятиями, которые имеют статус юридических лиц (см. ФЗ «О ГУП и МУП» от 14 ноября 2002 г. №161).

Субъекты права на коммерческое обозначение – юридические лица (как коммерческие, так и некоммерческие организации), а также индивидуальные предприниматели. Следовательно, выделить свое предприятие из тысяч других может каждый из этих субъектов.

В соответствии со ст. 1541 Гражданского кодекса РФ коммерческое обозначение не может быть тождественно фирменному наименованию, однако оно может включать его отдельные элементы. Если рассмотреть этот момент более подробно, то можно прийти к выводу, что в целом оба средства индивидуализации могут быть идентичными, и вот в результате чего это получается.

Мы ранее выяснили, что фирменное наименование состоит из двух частей: указания на организационно-правовую форму (например, «ООО») и самого названия («Лютик»). Следовательно, полное совпадение возможно, если коммерческое обозначение будет таким: «ООО «Лютик». Значит, если дать название предприятию просто «Лютик», это не будет противоречить закону.

На практике зачастую поступают именно так.

Отметим, что одним таким средством можно индивидуализировать несколько предприятий, однако два разных обозначения запрещено применять к одному предприятию. То есть, название «Строймастер» можно применить сразу к двум заводам, а вот наименования «Строймастер» и «Стройпрофи» нельзя отнести к одному заводу.

Признаки

И.А. Близнец, российский специалист по интеллектуальному праву, выделяет следующие характерные черты коммерческих обозначений:

Различительность: т.е. обозначению должна быть присуща уникальность. Сегодня многие магазины называются общими фразами: «Продукты», «Инструменты» и т.д. Эти названия не обладают признаками различительности, законом не охраняются.
Локальная известность: такое обозначение должно быть известно потребителям на конкретной территории в силу его использования. Регистрировать коммерческое обозначение не нужно, но предполагается, что люди определенной местности (например, города, поселка) знают о наличии предприятия с таким названием.
Обозначение не тождественно фирменному наименованию. Этот признак подробно рассмотрен выше.
Обозначение необязательно должно включаться в ЕГРЮЛ и учредительные документы.

Можно добавить также и еще один важный признак. Коммерческое обозначение не ограничивается только словесной формой, как это было с фирменным наименованием. На практике предприниматели зачастую используют для названия своих предприятий и изобразительные элементы.

По большому счету смысл коммерческого обозначения состоит в установлении контакта между производителями и потребителями. Так, покупатели, увидев интересное название магазина в сочетании с уникальным графическим элементом, вероятно, предпочтут совершить покупки именно в нем, а не в киоске с названием «Продукты».

Исключительное право на коммерческое обозначение

В Постановлении Пленумов ВАС и ВС от 26 марта 2009 года (далее – Пленум) сказано, что исключительное право на коммерческое обозначение не может возникнуть раньше момента использования. Это кардинально отличает его от права на фирменное наименование, которое действует с момента регистрации в реестре.

По общему правилу рассматриваемое средство индивидуализации не регистрируется, хотя его включение в учредительные документы возможно и даже желательно, чтобы подтвердить правовую охрану этого средства индивидуализации.

Но на охрану законом это не влияет. Значение будет иметь только критерий локальной известности: т.е. к примеру, название магазина «Цветик» в г.

Ульяновске лишь тогда будет охраняться, когда жители города вполне хорошо узнают о существовании такого магазина.

Сегодня практика идет по такому пути, что коммерческие обозначения вносятся в базы данных торгово-промышленных палат регионов РФ. Например, ТПП Нижегородской области даже выдает свидетельства тем правообладателям, которые внесли в базу данных свое средство индивидуализации. Правда, такая практика действует не во всех регионах. См. сайт: https://nnov.tpprf.ru/ru/services/32014/.

В Пленуме сказано, что исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если это средство индивидуализации не используется непрерывно в течение года. Хотя в случае, если оно используется постоянно, срока, ограничивающего такое использование, в отличие от товарных знаков, нет.

По своему содержанию право на коммерческое обозначение достаточно полное. Так, оно может использоваться тем же образом, что и фирменное наименование (на вывесках, в документации, в сети «Интернет»).

Но вместе с тем это средство индивидуализации переходит к иному лицу по некоторым основаниям, правда, только в составе предприятия. В связи с этим можно сделать вывод, что коммерческое обозначение неотчуждаемо от предприятия, которое оно индивидуализирует.

Следовательно, нельзя передать право без предприятия.

Однако из этого правила есть исключения: в частности, по договору коммерческой концессии само предприятие не передается, но коммерческое обозначение вместе с товарными знаками, секретами производства (ноу-хау) переходит к другому субъекту.

Что делать, если другая компания регистрирует ваше коммерческое обозначение

Попытки чужих компаний завладеть уже готовым, а чаще всего раскрученным коммерческим обозначением могут выражаться в непосредственном использовании обозначения, подаче заявки в Роспатент на регистрацию его в качестве товарного знака. Настоящему владельцу может быть направлена претензия с предложением прекратить использование названия или даже возместить причиненный ущерб. Как вести бизнес в такой ситуации?

Что такое мониторинг заявок, как с ним работать

Прежде всего, необходимо проводить предупредительную работу, направленную на выявление попыток зарегистрировать принадлежащее Вам обозначение. Эффективным инструментом защиты является мониторинг заявок, поступающих в Роспатент.

Мониторинг заявок по товарным знакам представляет собой процесс установления и отслеживания заявок на регистрацию знаков, тождественных или сходных до степени смешения с Вашим коммерческим обозначением. Мониторинг может проводиться по базам Роспатента и открытым источникам в интернете по основным поисковым системам и крупным площадкам.

Проведение мониторинговых исследований лучше доверить специалистам патентного бюро «Защитовед», использующих в своей работе специализированные программы поиска.

Результаты такого анализа оформляются в виде отчета с изложением мнения специалиста.

В случаях выявления незаконного использования или намерения зарегистрировать обозначение патентоведы обсудят с заказчиком возможные способы пресечения нарушений и целесообразность обращения в различные инстанции.

Устранение нарушений на стадии экспертизы заявки является наиболее оптимальной возможностью.

В этом случае поданное обращение в патентное ведомство по поводу несогласия с регистрацией конкурентом заявляемого обозначения может иметь весомое значение для эксперта при вынесении решения.

Процедура признания недействительным уже зарегистрированного товарного знака проводится по заявлению в Палате по патентным спорам. Такой процесс требует уплаты пошлин и его рассмотрение может занимать длительное время.

Что делать, если получили претензию

Со стороны конкурентов может быть направлена в Ваш адрес претензия о неправомерности использования коммерческого обозначения с предложением вывести из оборота объект и даже возместить ущерб.

В этом случае необходимо подготовить грамотный ответ на полученную претензию.

Уязвимостью коммерческого обозначения является сложность доказательства принадлежности незарегистрированного названия к такому виду индивидуализации, а также установления даты приоритета.

Первым шагом должен быть сбор доказательной базы, специального досье на коммерческое обозначение. Это должны быть документы, подтверждающие исключительное право на такое обозначение.

Такими материалами могут быть любые финансовые документы, фиксирующие оплату за изготовление вывесок, рекламные материалы с участием предприятия, использование названия в открытых источниках и т.д.

Главные черты – узнаваемость потребителями и наличие отличительных свойств, могут подтверждаться свидетельскими показаниями покупателей.

Главной целью такого сбора документов является подготовка обоснованных доказательств того, что право на оспариваемое обозначение у Вас возникло раньше, чем у конкурентов. В этом случае действует положение п.8 ст.1483 ГК РФ, согласно которому не допускается регистрация обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с коммерческим обозначением, имеющим более ранний приоритет.

Подготовка ответа на претензию

Претензионный порядок рассмотрения споров имеет существенные преимущества, его использование позволяет сэкономить средства, время и сохранить репутацию предприятия. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами такого порядка, необходимо подготовить грамотный и обоснованный ответ на претензию.

Опытные специалисты патентного бюро «Защитовед» подготовят ответ на полученную претензию в строгом соответствии с требованиями законодательства и патентного права. В ответе должно быть изложено аргументированное мнение по сути претензии, подтвержденное ссылками на статьи закона. Доказательствами могут быть выдержки из ведомственных инструкций, правил, заключений экспертов.

При составлении ответа специалисты помогут учесть все нюансы по имеющемуся обозначению, представить собранные документы с выгодной стороны.

Кроме того, сотрудники посоветуют, какие материалы можно еще представить и какие доказательства правоты собрать.

Важным разделом документа является заключительная часть, в которой излагается позиция ответчика – в каких вопросах возможно соглашение, а по каким позициям нет.

Ответ на претензию в случае недостигнутого соглашения служит существенным аргументом в дальнейших спорах в суде, поэтому документ должен быть не только правильно составлен, но и зарегистрирован. Ответ должен быть направлен по почте с уведомлением или иметь отметку о вручении адресату с указанием даты.

Товарный знак, знак обслуживания или коммерческое обозначение? Что вы хотите получить?

02.05.2017

Товарный знак, знак обслуживания или коммерческое обозначение? Что вы хотите получить?

Покупая франшизу, франчайзеры рассчитывают на получение прав на товарный знак, знак обслуживания, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).
Чаще всего говорят именно о товарном знаке, хотя, как видим, по договору коммерческой концессии могут быть переданы и иные права на средства индивидуализации бизнеса.
Средства индивидуализации – это фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения (ст. 1225
ГК РФ). Различия между средствами индивидуализации представим в виде таблицы:

Средство индивидуализации	Что именно обозначает
Фирменное наименование	Фирму как юридическое лицо
Коммерческое обозначение	Фирму как владельца бизнеса (предприятия)
Товарный знак, знак обслуживания	Продукция фирмы, услуги, оказываемые ею
Наименование места происхождения товара	Продукция фирмы, особые свойства которой напрямую связаны с географическим местом.

Сразу скажем: ни фирменное наименование, ни наименование места происхождения товара не может быть передано! Роспатент жестко отслеживает попытки передачи прав на наименование мест происхождения и фирменные наименования и немедленно отказывает в регистрации. Распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара и на фирменное наименование, в том числе путем их отчуждения или предоставления другому лицу права использования, не допускается (ст.1474, ст.1519 ГК РФ).

Что такое коммерческое обозначение?
Организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.
Коммерческое обозначение может полностью или частично совпадать с фирменным наименованием юридического лица, а также полностью или частично совпадать со словесным обозначением товарного знака, принадлежащего тому же правообладателю.
Коммерческое обозначение нигде не регистрируется и не содержится ни в каких реестрах.
Важная особенность коммерческого обозначения: правообладатель вправе использовать его для индивидуализации своего предприятия любым способом, в том числе путем указания на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет» только в том случае, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.
То есть, если ваше предприятие работает под определенным названием, то, чтобы это название было признано коммерческим обозначением, нужно чтобы его знали не только вы и ваши сотрудники, но также и, например, жители ближайших районов.
Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.
Товарный знак или знак обслуживания?
ГК РФ дает два определения:

товарный знак — обозначение, служащее для индивидуализации товаров фирм и ИП, удостоверяемое свидетельством на товарный знак;
знак обслуживания — обозначение, служащим для индивидуализации выполняемых работ (оказываемых услуг).

Правовое регулирование товарного знака и знака обслуживания также идентично.

Где узнать, что за объект передается по франшизе?

На официальном сайте подведомственного Федерального института промышленной собственности. На сайте, по адресу http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/ имеются:

Реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации;
Реестр общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков;
Реестр международных товарных знаков;
Реестр заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания Российской Федерации;
Реестр заявок на регистрацию наименования места происхождения товара Российской Федерации.

Внимание: эти реестры открыты и бесплатны!
«Пробить» интересующий вас объект можно как по номеру регистрации средства индивидуализации, так и по номеру заявки на регистрацию.
Например, из Государственного реестра товарных знаков можно узнать:

как выглядит товарный знак (знака обслуживания), т. е. изображение его;
сведения о правообладателе (в том числе и адрес для переписки);
номер и дата подачи заявки;
дата приоритета;
дата регистрации;
дата истечения срока регистрации;
дата официальной публикации;
классы МКТУ и перечень товаров (работ, услуг), для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания);
дата государственной регистрации;
другие сведения о регистрации товарного знака и их последующие изменения.

Заметим, что правообладатель товарного знака обязан уведомлять Роспатент о любых изменениях, относящихся к госрегистрации – о наименовании (имени) правообладателя, сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано средство индивидуализации, об изменении его отдельных элементов (не меняющих его сути) и т. п. Если правообладатель этого не делает, то надо сто раз подумать, прежде чем иметь с ним дело.

В заключение – случай из жизни

Очень часто под видом франшизы предлагается заключать некие договоры, которые называют «лицензионными». Почему в кавычках – сейчас поймете.

«Лицензиар – правообладатель секрета производства (ноу-хау), предоставляет Лицензиату право использования Ноу-хау и Коммерческого обозначения Лицензиат обязуется принять, использовать и оплачивать полученные права на Ноу-хау и Коммерческое обозначение — словесное обозначение «Ромашка», и его изображение, используемое Лицензиаром для обозначения своих торговых точек».

Хорошо, ноу-хау как секрет производства (подробнее см. в 1465 ГК РФ) может быть передано по лицензионному договору (не по договору коммерческой концессии). Но как можно передать по лицензионному договору коммерческое обозначение, если по прямому указанию закона оно может быть передано или по договору аренды предприятия (ст.

656) или по договору коммерческой концессии (ст. 1027). Скорее всего, такого рода художества нужны только для того, чтобы избегнуть регистрации в Роспатенте.

Но сделка-то незаконная, и есть все основания для вынесения судебного решения о недействительности (незаключении) договора — как по всем основаниям, так и в части нарушения требований закона.

Если перспектива блуждать по судебным коридорам не пугает, то можно идти на любые авантюры, если предпочитаете спокойную и продуктивную работу, то добро пожаловать к нашим юристам. По результатам изучения вашего «франчайзингового» договора вы узнаете массу нового и интересного, избежав при этом серьезных ошибок.